某一跨国公司客户的美国专利申请,在答复两次审查意见后,仍然没有获得授权。
代理机构表示,如果申请人不想放弃申请的话,就需要再准备1500美元的官费,以请求继续审查(RCE)。
当初申请的时候明明已经足额缴纳了所有申请官费,为什么现在又冒出来这么一大笔费用?
美国专利审查:不能无限“免费续杯”!
这种困惑,其实很常见。
尤其是中国申请人,往往参照的是国内专利审查流程:无论一通、二通、甚至三通……只要不进入复审程序,几乎不额外收费。
但是,美国专利审查的收费结构,则跟通常理解的“一费到底”不一样,美国审查收费更像是“分段计费”。
美国专利申请时缴纳的审查官费通常仅涵盖两次答审机会,即NFOA和FOA。
看似一轮美国实质审查涵盖两次答复机会,但是审查员在审查FOA答复上时间预算有限,需投入额外时间重新检索和判断,这就需要申请人提交RCE并再次缴费开启新一轮实审流程。
这还不是最坏的情况——
若仍然未获授权,每启动一次RCE流程都必须要再次付费——这意味着你可能需要为了这一份专利反复掏钱。
是否要申请RCE?先认清你要的是什么
那么问题来了——如果在FOA后仍然没获得授权,是否考虑继续缴纳官费请求RCE呢?
这背后需要搞清楚一件事:申请这项专利的目的是什么,可以参见往期文章:专利管理新手 | 不以保护为目的的专利申请,就是“耍流氓”?——真相让你大跌眼镜!(点击阅读)
是仅仅追求海外授权专利数量+1,还是为了构建核心技术或产品的有效侵权保护?
如果是前者的话,在确定有较大概率通过继续答复成功获取授权时,即便可能要在保护范围上做出一些妥协,也是可以接受。但如果确定很大概率会失败,就可能需要放弃申请以及时止损。
如果是后者,则要看清楚一点:即使RCE后能获授权,是否已经把保护范围缩得太窄,价值也打了折?要考虑的不仅仅是继续答复的授权概率,也要综合考虑最终可能获得的专利保护范围。
总之,最重要的是专利价值与成本控制的平衡。
如果专利预期价值不高,过度投入时间金钱可能得不偿失;反之,如果专利对于企业核心竞争力至关重要,那么投入更多资源争取授权也是值得的。
RCE后能否授权?不是靠感觉,要靠判断
上文提到,不管是追求专利数量还是进行技术或产品保护,都得考虑授权可能性。
这就需要评估RCE后的授权争取空间有多大。
一方面,需要结合审查意见指出的问题(比如101问题、102/103问题或112问题等),由经验丰富的海外专利人士,对该申请后续成功克服上述问题的可能性进行综合评估,进而决定是否要RCE。
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另一方面,审查员授权率也是重要考虑因素之一。
不同的审查员在审查风格和授权倾向方面存在较大差异,有的审查员严谨苛刻,授权率常年低迷;有的审查员则更倾向于给申请人机会,对申请文件合理修改保持接受态度。
除了接受“额外付费”,还有其他合适的选择?
当然有。
在FOA后确定要继续追求授权的话,RCE并非唯一的出路,申请人还可以通过CIP(部分连续申请)或上诉等手段来争取。
简单来说,CIP 允许申请人在原始申请(母案)的基础上,递交新的申请且可以增加新的发明内容或改进。
有些情况下,RCE未必是性价比最高的选项,但也未必是最差的,关键是你了解自己要什么、面对的是什么。
能不能一开始就避免“后期额外缴费”?
其实RCE也好,CIP也罢,都需要申请人额外付出时间和金钱。
那么,有没有办法能避免提交RCE/CIP,以避免这些额外付费呢?
在实务中,许多本可顺利推进的案件之所以走到了“额外缴费”的局面,并不是因为审查员严苛,而是该申请在准备阶段就埋下了隐患。
例如,很多人申请美国专利的方式,是直接翻译中国申请,但这样容易出现:
申请存在101、102、112等问题,却未做针对性修改就递交了;
申请文件既无法有效保护技术,也不利于拿到授权,导致后面答复两难。
直接翻译的隐患远不止如此,更多问题可以查看文章:海外专利“梦碎”,根源竟是国内专利“带伤出海”?(点击阅读)
这些问题,一旦等到FOA后再来修补,不仅增加额外成本,还可能陷入反复修改、授权周期拉长的局面。
因此,与其在答复阶段“想办法省钱”,不如在申请准备阶段就把问题处理好。
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