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中美同术语?中国式撰写宽松习惯恐葬送美国专利申请!

在专利申请的过程中,常常一个看似微不足道的术语疏漏,就会让申请人摔个大跟头。

今天,我们将通过一个真实的案例,看看明明在中国已经得到授权了,为什么还会因为术语指代不明确触发美国专利法 35 U.S.C.112(b)条款“警报”,以及如何通过仔细检查避开这类“指代陷阱”,确保专利申请能够顺利推进。

案例背景

某件US申请的权8的部分内容如下:

原文:…and a residual image is estimated according to a definition of the ML-CSC model and in combination with the sparse feature mapping and a  dictionary, …and parameters of the filters to be trained by the  model only comprise three dictionaries with a  same size…

译文:…根据所述ML-CSC模型的定义,结合稀疏特征映射和字典估计残差图像…所述模型所训练的过滤器参数只包含三个相同大小的字典…

该权要被美国审查员认为不符合35 U.S.C.112(b)条款而被驳回了:

权利要求8提到了“所述模型”这一限制,申请人具体指的是哪种模型尚不明确,如果申请人指的是“ML-CSC模型”,请保持用语的一致性。

对于不满足112(b)条款的情况,通常称为存在112(b)问题。

案例为什么存在112(b)问题?

简单来说,112(b)条款规定了权要的保护范围要明确,要让该领域的技术人员一看权利要求就能明白需要保护的发明内容到底是什么。关于这部分更深入的解读,请参见历史文章:美国专利112问题频发,112法条中到底规定了什么?(点击阅读)

基于112(b)条款,我们来看看本案为什么会出现问题。

在本案例中,权利要求中先是提到了“所述ML-CSC 模型”,在后面的描述中却直接变成了“所述模型”,把前面的定语“ML-CSC”给省略了。那后面的模型是指前面的模型吗?

其实权利要求中并未提及任何其他模型,很容易直接推断出两者是同一个模型。但专利(特别是权利要求)要的是严谨,不是推测。这种用不同的表述表达同一个内容,从解读上就可能存在不确定,这会让专利后续是可变的。

所以,这个权利要求写法不符合112(b)的要求。

为什么在中国能授权,去美国就不行了呢?

原因在于忽略了中美专利审查的差异!

美国112(b)条款对应中国专利法第26条第4款,都是要求权利要求要写得清楚明白,但两国在实际审查时,尺度却不一样。

在中国,审查员对权要表述是否清楚的审查相对“宽松”,只要整体上能让人理解权要的意思,审查员通常也能接受。

但美国这边就不一样了,美国专利审查员对权利要求的严谨性和明确性要求特别高,每一个术语指代的含义在字面上都得必须明确无误。哪怕有一丁点可能让人误解的地方,审查员都会毫不留情地驳回。

这种差异提醒我们,申请专利时,不能只按本国的“套路”来,得充分了解目标国家的审查“规矩”,才能让专利申请顺利通过。

那么,已经出现了这种问题,我们该如何应对,又该如何避免呢?

风险防范

为了避免这种情况的发生,申请人在撰写和检查申请文件时必须格外小心,可以通过以下措施降低风险:

仔细审查权利要求书:逐字逐句检查权利要求书,权利要求中首次出现的术语,后续再次出现必须保持一致,不要为了图方便而省略定语或简化表述。

在说明书中进一步解释术语:对于可能引起歧义的术语,说明书中应有清晰定义,确保权利要求的明确性。

通过这些措施,可以有效减少因术语不明确而导致的 112(b)问题,提高专利申请的成功率。

在本案例中,申请人可以将“所述模型”统一修改为“所述 ML-CSC 模型”,以消除歧义,明确权利要求的保护范围,使其满足112(b)条款。

不过要注意,不是所有情况都要前后术语完完整整一模一样,为了方便,有的情况是可以用缩写的,关于这部分的详细内容,可以阅读省字≠省事!美国申请权利要求中的缩写该怎么处理?(点击阅读)

更多的话

通过本案例,我们深刻认识到,一个小小的术语疏漏都可能引发严重的后果。

本文所探讨的案例仅是冰山一角,我们根据海量美国申请真实案例和丰富的实战经验,总结了资源下载 | 美国专利申请,最应该避免的5大错误(点击查看详情),帮助您避开美国专利申请的常见风险!

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  • 原文链接https://page.om.qq.com/page/OkX7YQ3PrajCnLBd0xE5uI7A0
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