涉外商标保护之商标检索的意义和现状

在国外进行商标注册，是否需要提前进行检索呢？不少企业有这样的困惑。首先，检索的成本太高，国外律师的检索费和提交一件注册申请的代理费差不多。其次，对于公司的核心商标而言，哪怕检索出在先商标，也必须申请，从而认为商标检索的意义不大。于是，不少企业选择了直接提交注册申请，等待官方的审查结果。既然如此，那么商标检索是否真的有必要呢？

在讨论检索的意义前，我们首先要明确下什么是商标检索。商标检索，通常也称为商标查询，是指在商标注册申请前，对商标注册和使用进行的可行性的评估。有过商标注册经历的企业都明白，商标是有门槛的，需要满足显著性、区分性（足以与其他在先商标区分开来，排除致使在来源混淆的可能性）等要求，因此在选择某个标识作为商标之前，需要对其是否满足商标基本要求、能否注册成功、可否投放市场进行评估。这一评估过程，便是本文旨在讨论的商标检索。

既然商标检索是评估商标注册和使用的可行性的，那么商标检索结果揭示的，就是商标注册和使用的风险，即商标注册不能的风险和使用不能的风险。字面来讲，注册不能的风险是指商标存在驳回风险、异议风险等，可能致使商标无法成功注册。使用不能的风险是指，商标无法投入使用，或者一旦使用则存在侵犯他人合法权利的风险。在法律上，由于不同国家对商标注册要件进行了不同的规定，因此注册风险在不同国家体现出不同特征。例如，在中国、日本、韩国等有在先权利审查的国家，审查员有权引证在先商标来驳回在后申请，那么商标注册风险既可能来自商标显著性问题，又可能存在在先注册/申请商标的障碍。而在欧盟以及欧盟多数成员国内，由于审查员不会依职权进行在先权利审查，因此若商标通过绝对理由审查后，公告期内无人异议的，则商标可以核准注册。因此，在这些国家中，注册风险来自于商标的显著性要求和第三方的异议。第三方是否会提出异议，则与该企业市场经营情况、商标使用现状、以及商标保护策略密切相关。整体而言，由于不少商标是防御注册的，或者并未投入使用的，因此商标异议的可能性是远低于审查员驳回的可能性的。同样的，使用风险也因为各国不同法律制度的不同而有较大差异。例如，美国、加拿大等商标权源于使用的国家，哪怕使用注册商标，也可能会侵犯他人未注册的、因在先使用而产生的商标权。由于各国商标法律制度直接决定了商标注册和使用的风险，那么这种风险评估就需要结合着各国商标法律制度来进行，商标检索的对象和范围是有所差异的。换句话说，不同法律制度下，商标风险的来源是不同的。因此，用国内标准，或者同一标准去判断商标的风险，显然是不合理的。

风险管理是企业管理非常重要的课题，那么企业是否可以承受商标不进行检索的风险呢？我们需要看看不进行商标检索而带来的后果。首先，商标注册不能的不利后果是企业投入了时间和费用，但最终未能成功注册商标。由于这些基本上是经济上的指标，而不同企业的在经济上的承受力是不同的，因此很难得出一个确定的结论。其次，使用不能的不利后果是商标虽得以注册，但不能使用，或者一旦使用即侵犯他人权利。商标侵权责任中，除了停止使用外，还有消除影响，赔偿损失等。无论对于各种规模的企业而言，这种后果都是不容忽视的。因为除了经济损失外，还将破坏企业经过长期努力、精心积累的商誉。

虽然，不同企业对于风险承受能力有较大的差异，但从企业经营决策角度而言，每件商标的选择、设计、启用都是资源投入，也是创意者宝贵的劳动成果，商标顺利注册是企业有序经营的有力保障。此外，避免侵权、避免资源闲置和浪费，也是企业良好经营的诉求。因此，对于企业而言，申请前进行商标检索的必要性不言而喻。

其实，商标检索，除了可以排查注册不能和使用不能的风险外，还有一些很重要、但却常被忽视的作用。例如，商标检索报告可以证明在后商标注册人的主观善意，因为检索可以证明其对他人的在先商标尽到了必要的注意义务，特别是在没有相对理由审查的国家中，此意义尤为重要。此外，商标检索可以使得申请人在尽早获得注册/使用障碍后获得解决问题的先机。部分国家的审查周期非常长，例如巴西、委内瑞拉等国家，若申请后2-3年才发现有在先商标，那么还将花费更长的时间来清除权利障碍。同时，值得注意的是，这些在先商标可能已经经过了可以争议的时间限制。

事实上，越来越多的企业重视起商标检索。根据笔者经历，企业进行商标检索的比例在逐年提升。以笔者公司代理的案件来看，2015年查询比例是11.3%，2016年为12.5%，2017年已经提升至15%。商标注册前进行检索，已成为一种趋势。

既然商标检索的意义重大，那么是否有办法有效降低检索成本呢？商标检索成本分为两部分，一部分是数据库的费用，另一部分是律师或代理人提供法律意见的费用。就前者而言，目前不少国家和国际性组织正在致力于此。例如，世界知识产权组织国际局开发的http://www.wipo.int/branddb/en和欧洲知识产权组织的https://www.tmdn.org/tmview/welcome，他们旨在通过汇总各国数据库来提供“一站式”查询服务。这些数据库都是免费开放的，因此数据库的成本已经逐渐在降低。另一方面，随着竞争压力，各国代理律师和代理人的服务费用也在逐步的压缩，提供专业但收费合理的法律服务成为一种必然。

商标检索的重要性在日益凸显，相信越来越多的中国企业会使用这种利器，为民族品牌的振兴之路铺平道路。

作者介绍

杜燕霞，集佳合伙人，律师，涉外商标代理人。北京工商大学英语语言学文学学士，中国人民大学民商法硕士。从事涉外商标代理人工作十年，代理数千件中国到国外的商标申请等案件。有着丰富的涉外商标代理经验，处理过大量的涉外商标申请、异议、复审、撤销等各类案件，以及代理我国国内客户在多个国家进行商标侵权民事诉讼和商标确权行政诉讼案件。