【友学问】浅析从技术问题的角度出发进行创造性审查意见的答复

一、什么是技术问题？

《专利审查指南》第二部分第二章2.2.4节中指出：发明或者实用新型所要解决的技术问题，是指发明或者实用新型要解决的现有技术中存在的技术问题。通常在申请文件中都会记载所要解决的技术问题，但是在专利创造性审查过程中，审查员通常都会基于对比文件重新确定专利申请所要解决的技术问题。审查员重新确定的技术问题，通常都会与申请文件中原始记载所要解决的技术问题不同。

二、技术问题确定的依据

在创造性审查的三步法中，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。技术问题是创造性评价的关键依据。审查员重新确定的技术问题是否合适，将直接影响创造性评价的结果。

《专利审查指南》第二部分3.2.1.1节指出：确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题时，应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。因此，在基于区别特征重新确定技术问题时应当：

（1）根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

区别特征在要求保护的发明中能够达到的任何技术效果，都可以用于重新确定技术问题，只要要求保护的发明的说明书中所记载的内容能够得知技术效果即可。所以，最好采用说明书中明确记载的区别特征的技术效果；如果说明书中没有明确记载区别特征所能够达到的技术效果，可以通过合理的推断，通过逻辑推理来确定区别特征所能够达到的技术效果。

（2）对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

区别特征在要求保护的发明中所能够达到的技术效果，从要求保护的发明的技术方案的整体所能够达到的技术效果去确定，先要确定区别特征存在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，然后从整体上考虑相关技术特征在要求保护的发明中所能够达到的技术效果，确定技术问题。

（3）不应当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或者暗示。

所确定的技术问题，不应该包括区别特征本身，如果将区别特征本身作为技术问题，容易导致片面的关注区别特征本身是否在其他现有技术中记载，或者是否是公知常识，将影响创造性评价结果的正确性；所确定的技术问题，也不应该有对区别特征的指引或暗示，如果存在对区别特征的指引或者暗示，容易导致低估所要求保护的发明的创造性和“事后诸葛亮”的问题。

三、技术问题的核对和答复策略

（1）技术问题为区别特征本身

通过对比审查意见中确定的区别特征和重新确定的技术问题，如果区别特征和技术问题几乎一样，那么审查意见中将技术问题确定为区别特征本身，明显不符合技术问题不应当被确定为区别特征本身的要求。

如果确定技术问题为区别特征本身，在审查意见答复时，可以直接指出技术问题不应当被确定为区别特征本身，阐述将技术问题确定为区别特征本身会片面的关注区别特征本身是否在其他现有技术中记载，或者是否是公知常识，将影响创造性评价结果的正确性。然后可以基于区别特征在所要保护的发明中所能够达到技术效果，阐明发明实际解决的技术问题是什么。

（2）技术问题包含对区别特征的指引或者暗示

通过对比审查意见中确定的区别特征和重新确定的技术问题，来确定审查意见所确定的技术问题是否包含对区别特征的指引或者暗示。例如，如果审查意见中所的技术问题中包括部分区别特征或者包括区别特征的上位特征，那么可以认为审查意见中所的技术问题包含对区别特征的指引或者暗示。

如果确定技术问题包含对区别特征的指引或者暗示，在审查意见答复时，需要解释为什么技术问题包含对区别特征的指引或者暗示。然后可以基于区别特征在所要保护的发明中所能够达到技术效果，阐明发明实际解决的技术问题是什么。

（3）技术问题不是通过技术效果确定的

基于区别特征在所要保护的发明中，确定区别特征所能够达到的技术效果。在具体分析时，需要考虑应该用区别特征本身在所要保护的发明中所达到的技术效果，还是包括区别特征的相关技术特征整体在所要保护的发明中的技术效果。对比分析区别特征所能够达到的技术效果与审查意见中确定的技术问题是否匹配，如果不匹配，那么审查意见中所确定的技术问题不是通过区别特征在所要保护的发明中所达到的技术效果确定的。

如果确定技术问题不是通过技术效果确定的，在审查意见答复时，需要基于所要保护的发明的说明书的记载，说明区别特征在要保护的发明中所能够达到的技术效果，以及该技术效果与审查意见中重新确定的技术问题不匹配的原因。然后可以基于区别特征在所要保护的发明中所能够达到技术效果，阐明发明实际解决的技术问题是什么。

综上，无论技术问题的确定属于上述三种情况中的哪一种，审查意见中技术问题的确定都是不合理的。由于审查意见中技术问题确定的不合理，那么审查意见中确定现有技术中是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示时，所用的技术问题就是不合理的，审查意见中所确定的现有技术存在技术启示的逻辑就是不合理的，那么审查意见中说明专利申请不具有创造性的理由也就不成立了。

此外，技术问题的确定还存在一种特殊情况，如果认识发明所要解决的技术问题已经超出了本领域技术人员的能力或水平，但问题一经提出，其解决手段是显而易见的，此时，发明与现有技术相比是非显而易见的，具备创造性。

在审查意见答复时，可以先说明最接近现有技术没有记载或暗示其存在本发明所要解决的技术问题；然后阐述本发明所要解决的技术问题的产生具有偶然性和滞后性，本领域技术人员无法在最接近现有技术的基础上意识到存在上述技术问题。技术问题的产生具有偶然性和滞后性的阐述，可以结合发明人发现技术问题的过程，说明技术问题的产生为什么具有偶然性和滞后性。

编辑：北京三友